案件回顾

上海鹏莉陶瓷材料有限公司（原告）申请注册了第46947429号“金钰”商标（以下简称“诉争商标”），被国家知识产权局商标局驳回，原告不服国家知识产权局商评委作出的决定，向北京知识产权法院提起驳回复审行政诉讼。

本案中，诉争商标完整包含了引证商标“金钰”，其在文字构成、呼叫等方面相近，构成近似商标。诉争商标指定使用复审商品包括“陶瓷制造用油漆；陶瓷涂料；银涂料；防水粉(涂料)；着色剂；染料；颜料；印刷油墨；金属用保护制剂；木材防腐剂”，引证商标核定使用商品为“工业用果胶；制毛玻璃用化学品；胶溶剂；镶玻璃用油灰；工业用粘合剂；铸造用粘合物质；工业用明胶；增塑溶胶；工业用胶；固化剂”，由于诉争商标指定使用复审商品与引证商标核定使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品，且诉争商标指定使用复审商品与引证商标核定使用商品在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或相近，已构成同一种或类似商品。故诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

因截至本案原审开庭审理时引证商标撤销程序尚未结束对于引证商标稳定性尚无定论，不属于暂缓审理的当然依据截至本案原审审理时引证商标仍为有效商标，仍构成诉争商标获准注册的障碍。鹏莉公司提交的证据不足以证明诉争商标经过其使用已经具有一定的知名度，且诉争商标与引证商标共存不会造成相关公众的混淆，对鹏莉公司的相关主张不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决: 驳回鹏莉公司的诉讼请求。

鹏莉公司不服原审判决，提起上诉，请求撤销原审判决和被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。

商标对比图

事实与理由

一、引证商标已被国家知识产权局于2021年12月7日作出的商标撤三字[2021]第 Y038711号《关于第19371243号第1类“金钰”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定书》撤销，引证商标已经不再构成诉争商标获得注册的在先权利障碍，请求暂缓审理本案，待引证商标的撤销公告作出后再继续审理本案。

二、诉争商标与引证商标在构成、整体外观以及视觉效果方面区别明显，不构成类似商品上的近似商标。原审法院以及被诉决定事实认定不清，适用法律错误，依法应当予以纠正。

三、诉争商标经过鹏莉公司的使用已经具有一定的知名度并与其建立了紧密的联系，足以使相关公众在接触到诉争商标时会联想到鹏莉公司，因此诉争商标与引证商标共存不会造成相关公众的混淆，诉争商标应当予以初步审定。

法院认定

2022年3月6日，引证商标的注册商标撤销公告刊登在第 1782 期《商标公告》上，其在全部核定使用商品上被撤销注册。

本院认为：2019 年商标法第三十条规定，申请注册的商标凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

国家知识产权局和原审法院认定诉争商标在指定使用复审商品上与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标虽无不当，但引证商标在全部核定使用商品上现已被撤销注册，其不再成为诉争商标在复审商品上申请注册的权利障碍。

由于诉争商标在复审商品上是否应予核准注册的事实基础发生根本性变化，即诉争商标在复审商品上申请注册的权利障碍已经消失，故对被诉决定及原审判决应予撤销。鹏莉公司的相关上诉理由具有事实及法律依据，本院对此予以支持。

综上，被诉决定和原审判决虽无不妥，但基于影响诉争商标注册的重要事实发生变化，国家知识产权局仍须就诉争商标的注册申请是否违反商标法的相关规定重新进行审查。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：

一、撤销北京知识产权法院(2021)京 73 行初17838 号行政判决；

二、撤销国家知识产权局作出的商评字[2021]第 245274 号《关于第 46947429号“金钰及图”商标驳回复审决定书》；

三、国家知识产权局就上海鹏莉陶瓷材料有限公司针对第245274号《关于第 46947429号“金钰及图”商标提出的驳回复审申请重新作出决定。

律师观点

商标驳回复审行政案件，对引证商标提起连续三年不使用撤销申请，以消除在先权利障碍，是经常采用的措施。如在行政阶段或一审中对引证商标提了撤销连续三年不使用申请，一审撤三决定未作出但即将作出，或撤三决定已作出但未刊登撤销公告，可继续提起二审，二审期间如引证商标撤销公告刊登，诉争商标将因在先障碍消除而被准予注册。